Почему могут отказать в регистрации торговой марки? Часть 1

Отказы в регистрации торговой марки в Украине и России на примерах регистраций в Украине — Российской Федерации.

Как зарегистрировать торговую марку? Будет ли она иметь достаточную защиту? Полюбит ли Ваш бренд потребитель? Будет ли он успешен на рынке? Над этими и еще многими другими вопросами задумывается как начинающий предприниматель или компания при создании своего бренда, так и уже существующие компании при выведении новых товаров или услуг на рынок.

Для того чтобы защитить свое название и бренд – необходимо зарегистрировать торговую марку. При этом важно помнить, что торговая марка охраняется территориально. Таким образом, если Вы ведете свою деятельность на территории Украины, то и регистрировать торговую марку необходимо в Украине. Но если Вы выходите на другие рынки, например: Россия, Казахстан или США, – то в этих странах также необходимо регистрировать Вашу торговую марку, дабы предотвратить ее использование другими лицами.

Алина Сероштан, партнер Патентно-юридического агентства "Синергия", патентный поверенный Украины, для UBR.UA

Как известно, путь регистрации торговой марки тернист, так как существуют разные причины для отказа. Поскольку Российская Федерация – наш ближайший сосед, не секрет, что многие украинские компании зачастую ведут свой бизнес на территории как Украины, так и России.

Однако существует риск того, что Вам могут зарегистрировать торговую марку в Украине, но отказать в регистрации торговой марки в России либо наоборот. В этой статье я хочу привести примеры таких регистраций и отказов, чтобы проиллюстрировать, что регистрация ТМ в Украине никоим образом не защищает Вас в других странах. Поэтому подходить к названию Вашего бренда нужно очень и очень обдуманно.

 Итак, одним из оснований, по которому Вам могут отказать в регистрации, является норма, в которой сказано, что не регистрируются в качестве торговых марок  обозначения, которые противоречат публичному порядку, принципам гуманности и морали.

В Украине данная норма отражена в пункте 1 статьи 5 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" и звучит следующим образом: "Правовая   охрана предоставляется знаку, который не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морали".

В России  — это подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 "Гражданского кодекса" Российской Федерации: "Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали".

Поскольку в моей статье приведены примеры отказов в регистрации торговых марок в разные годы, то кроме ссылок на Гражданский кодекс Российской Федерации, Вы можете еще встретить норму закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", которая действовала до принятия части четвертой вышеуказанного кодекса.

Как видим – что в Украине, что в РФ данная норма звучит практически одинаково, но что же происходит на практике?

 Перед тем, как приступить к примерам, хочу еще немного сказать о терминологии, которая приводится в данной статье. Вы можете увидеть разную терминологию: "знак для товаров и услуг", "ТМ", "торговая марка", "товарный знак". Дело в том, что если следовать букве закона, то в Украине – "знак для товаров и услуг" и "торговая марка", в России – "товарный знак", в обиходе же мы часто используем такие термины, как торговая марка, ТМ, торговый знак. В данной статье использованы практически все синонимы данного термина, но по сути – это одно и то же.

Пример №1. ТМ "BUHALO"

 Компания "Русинфест" в октябре 2011 года подала практически одновременно в РФ и Украину заявки на регистрацию ТМ Buhalo под товары 32 (пиво), 33 (алкогольные напитки) классов (Рис. 1).

Что касается РФ, то в феврале 2013 года Роспатент отказал в регистрации данной ТМ как противоречащей общественным интересам, поскольку BUHALO при транслитерации имеет жаргонное значение: "спиртное, алкоголь".

Компания "Русинвест" попыталась оспорить решение, обратившись в Палату по патентным спорам. В своих доводах компания приводила значение данного слова, которое есть в  Толковом словаре В.И. Даля, где глагол "бухать, бухати" означает  — "стремительно и шумно бросать, колотить, стучать, стрелять из ружья". Кроме того, среди доводов было утверждение о том, что когда потребители увидят изображение птицы, то сами поймут, что наиболее адекватной семантикой словесного элемента будет значение — "выпь", которое является синонимом названия птицы – "бухало". Компания не отрицала актуальности проблемы алкоголизма в России, однако, логическая цепочка при установлении связи между регистрацией товарного знака и указанным заболеванием представлялась заявителю лишенной смысла.

Палата по патентным спорам, в свою очередь, в своем решении ссылалась на Большой словарь русского жаргона и Русский орфографический словарь, в котором  жаргонизм "бухало" связан с распитием спиртных напитков.

В итоге Палата по патентным спорам поддержала Роспатент и отказала в регистрации данной торговой марки.

Что касается Украины, то в нашей стране данная торговая марка была успешно зарегистрирована без вынесения предварительного отказа. Наверное, потому, что проблема алкоголизма не так остро стоит в нашей стране…

 Как видим из примера, в Украине данная ТМ получила правовую охрану. Что дает ее владельцу такие права, как право на самостоятельное использование, а также исключительное право давать разрешение на использование данной ТМ другим лицам и препятствовать неправомерному использованию, в том числе и запрещать такое использование третьими лицами. А вот в Российской Федерации у компании нет таких прав, что сильно снижает защиту данного бренда от посягательств на нее третьими лицами.

Пример №2. ТМ "ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ"

В 2010 году Палата по патентным спорам рассмотрела возражение американской компании против отказа в регистрации ТМ "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней".

Решение Роспатента было основано на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно:

• заявленное обозначение имеет выраженную религиозную семантику, используется различными лицами для маркировки товаров и услуг религиозной направленности;
• государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также его использование в качестве средства индивидуализации противоречит общественным интересам, поскольку способно оскорбить религиозные чувства верующих;

Заявитель, среди прочих доводов, ссылался на то, что религиозными организациями могут производиться заявленные товары и это никоим образом не оскорбляет чувства верующих. Также в доводах была информация о том, использование слов, входящих в состав знака является традиционным для многих христианских деноминаций. Кроме того, заявитель ведет свою деятельность на территории Российской Федерации с середины XIX века.

Палата в своем заключении пришла к выводу, что само обозначение, учитывая его смысловое значение, ни в коей мере не противоречит общественным интересам. И даже не ставится под сомнение соответствие деятельности заявителя законодательству, касающемуся общественного порядка. Однако при анализе возможности регистрации заявленного обозначения необходимо прогнозировать мнение верующих, их чувства могут быть затронуты использованием религиозной лексики для маркировки товаров и услуг. Таким образом, заявленное обозначение для индивидуализации товаров/услуг в целях осуществления им коммерческой деятельности противоречит нормам морали и то, что заявитель давно осуществляет деятельность на территории РФ, никоим образом не влияет на этот факт.

В соответствии с вышесказанным, Палата по патентным спорам решила отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе решение Роспатента.

Что касается Украины, то в этом же 2010 году Украпатент регистрирует похожее обозначение, заявленное в том же порядке, только на украинском языке: "ЦЕРКВА ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ" без вынесения каких-либо предварительных отказов.

Пример №3. ТМ "IN GOD WE TRAST"

Хочу привести пример еще одной торговой марки, которая имеет религиозную направленность. Эта ТМ прошла, простите за каламбур, все круги ада.

 Ей также было отказано по пункту 3 статьи 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", как противоречащей общественным интересам и принципам морали.

Заявитель подал возражение в Палату по патентным спорам, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его несколькими доводами, среди которых были следующие:

• способность заявленного на регистрацию обозначения оскорбить чувства верующих зависит исключительно от перечня товаров, для которых испрашивается правовая охрана данного  обозначения;
• заявленное обозначение является английским словосочетанием, в связи с чем для большинства российских потребителей значение данного обозначения будет недоступно;
• заявленное обозначение было уже зарегистрировано на имя заявителя во Франции, Швейцарии, Австралии.

В результате проведенного Палатой по патентам спорам анализа общедоступных источников информации, было установлено, что словосочетание "IN GOD WE TRUST" может быть переведено с английского языка как: "мы верим в Бога", "на Бога уповаем".

При исследовании обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали необходимо учитывать фактор восприятия их потребителями. Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "IN GOD WE TRUST" явным образом, по мнению Палаты по патентным спорам, обладает религиозной семантикой, поскольку содержит имя Божье и используется в той или иной форме в христианской религии ("Упование мое на Бога", "Душа же наша уповает на Господа, ибо Он помощник и защитник наш. О Нем возвеселится сердце наше и на имя святое Его мы уповали". Псалтырь). Данный факт предопределяет способность данного обозначения затронуть чувства верующих – христиан, которые составляют большинство населения РФ.

Необоснованным, по мнению Палаты по патентным спорам, является также довод заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой фразу на английском языке, и потому его значение для российского потребителя будет недоступно.

Английский язык не только довольно длительное время чаще остальных иностранных языков входит в школьную программу обучения, программу обучения российских ВУЗов, но и представляет собой в настоящий момент международный язык общения. Не приняла к сведенью Палата по патентным спорам и факт регистрации на его имя товарного знака "IN GOD WE TRUST" в ряде зарубежных стран, поскольку в каждой стране торговая марка проходит свой, независимый, путь регистрации.

Вместе с тем было также установлено, что словосочетание "IN GOD WE TRUST" является официальным государственным девизом Соединенных Штатов Америки (принят Конгрессом США в 1956 году), который помещается на банкнотах и монетах США. Таким образом, регистрация на имя заявителя обозначения, являющегося элементом государственной символики, коммерциализация и использование которой в гражданском обороте может рассматриваться как действия, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе решение экспертизы.

Заявитель не согласился с данным решением, в итоге, пройдя еще несколько инстанций, торговая марка все же не была зарегистрирована.

Что касается Украины – укажу коротко, данная ТМ была зарегистрирована без предварительного отказа в регистрации.

Пример №4. ТМ "ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ"

От религиозного лейтмотива перейдем в немного другое русло, но связанное с теми же основаниями для отказа – как противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Вы наверняка слышали о регистрации этого "скандального" знака, но хочу Вам напомнить обстоятельства дела по данной ТМ.

Итак, Роспатент и Палата по патентным спорам первоначально отказали в регистрации данной ТМ. Данное решение обосновано тем, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака наносит ущерб имиджу и интересам государства, а также противоречит общественным интересам, так как использование производного от имени, фамилии лиц, которые собой олицетворяют страну, расценивается как пренебрежительное отношение к власти, тем более что ТМ заявлена для товаров 32 (пиво), 33 (алкогольные напитки) классов (Рис. 2).


Заявитель же утверждал, что это фантазийное словесное "обыгрывание" одного из самых популярных имен в РФ: "Владимир – Володя" и персонажей многих известных русских сказок "Медведи", — и не может противоречить интересам государства, и вообще наносить какой-либо ущерб его имиджу и тем более – противоречить общественным интересам". Также заявитель сравнивал данное обозначение с известными персонажами русских сказок, в частности, такими как "Маша и Медведи" и "Три Медведя". Кроме того, заявитель утверждал, что "Владимир – одно из древнейших имен славянского происхождения и использование имени "Володя" в составе товарного знака не содержит никаких указаний на какое-либо конкретное физическое лицо.

Не найдя понимания в Палате по патентным спорам, заявитель обратился в Арбитражный суд.

В ходе судебных разбирательств и учитывая то, что Роспатентом только  оценивались возможность негативного восприятия потребителем, а также возможность формирования негативного отношения в отношении первых лиц государства, была проведена социологическая экспертиза. В ней указывалось, что только 6% всех опрошенных респондентов видят ассоциативную связь между словосочетанием "ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ" и политическими деятелями и считают одновременно, что такое обозначение как название для водки может нанести ущерб имиджу и интересам государства.

Заявителем также были представлены сведения о зарегистрированных товарных знаках в отношении однородных товаров "МЕДВЕДЕВка", "ПУТИНКА", "ПУТИНУШКА", что подтверждает возможность регистрации обозначения "ВОЛОДЯ И МЕДВЕДИ".

В итоге – суд постановил признать незаконным решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак.

Роспатент не согласился с решением и обратился с апелляционной жалобой, однако суды всех инстанций оставили данное решение без изменений. 

Вся эта эпопея длилась несколько лет  — в 2009 году была подана заявка и только в конце 2012 года ТМ была зарегистрирована.

В Украине в 2010 году была зарегистрирована данная ТМ под товары 33 класса без вынесения предварительного отказа, т.к. Укрпатент не усмотрел в этой ТМ каких-либо оснований для отказа в регистрации.

Также в Украине на ту же компанию зарегистрирована похожая ТМ — "ВОВА И МЕДВЕДИ".

Пример №5. ТМ "МЕДВЕПУТИК"

Несмотря на то, что Суды отменили  "отказное" решение патентных органов, которые увидели в товарном знаке "Володя и медведи" пренебрежительное отношение к первым лицам государства, Роспатент и Палата по патентным спорам решили не отходить от своей политики, и на том же основании отказались регистрировать бренд "Медвепутик".

В  декабре 2010 года компания "МегаСтандарт" подала заявку на ТМ  "Медвепутик"  в отношении товаров и услуг 3, 5, 16, 25, 28, 32 и 35-го классов МКТУ (парфюмерия и косметика, лекарственные конфеты, микстуры, детское питание, книги, пакеты, обувь, одежда, игрушки, напитки безалкогольные, реклама и пр.). Но спустя почти два года, в октябре 2012 года, Роспатент отказал ей на основании того, что регистрация бренда "Медвепутик" способна "нанести ущерб имиджу и интересам государства, а также противоречит общественным интересам".

Заявитель  не сдался.  В феврале 2013 года было подано возражение, в котором  было сказано, что обозначение "Медвепутик" не является непристойным словом, не содержит призывы антигуманного характера, не оскорбляет человеческое достоинство и религиозные чувства верующих и не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали".

В документе говорилось о том, что "Медвепутик" — это имя сказочного героя – медведя-путешественника, которое стоит в одном ряду с обозначениями "Смешарик", "Лунтик", "Чебурашка", "Ералаш, "Путинка", "Володя и медведи".

Эти аргументы не убедили Палату. Более того, они объяснили, чем опасен "Медвепутик". Доводы сводятся к тому, что руководство страной на протяжении с 2000 года попеременно осуществляли нынешние президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. "В силу этого существует возможность восприятия обозначения "Медвепутик" как обыгрывания фамилий первых лиц государства и политической партии "Единая Россия", — говорится в заключении Палаты. — Использование и интерпретация производного от фамилий лиц, которые собой олицетворяют страну, на различных товарах и услугах, коллегией палаты по патентным спорам расценивается как пренебрежительное отношение к власти".

Как и обещал директор компании, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам и решением от 19 сентября 2013 года суд постановил в удовлетворении заявленных требований отказать.

Пример №6. ТМ "ЮЛЬКИНЫ СОСУЛЬКИ"

Надо сказать, что не только главы государства российского, но и  наш бывший-премьер министр не дает покоя российским заявителям. В 2012 году эта ТМ была зарегистрирована в РФ, а в октябре 2013 года такую же ТМ зарегистрировал Укрпатент.

Под этой ТМ создатель "Путинки" и "Володя и медведи" планировал выпускать леденцы в виде круговой косы, ставшей узнаваемой во всем мире благодаря экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, сделавшей ее неотъемлемой частью своего имиджа.

Заявитель не скрывал, что новый продукт содержит политический подтекст, поскольку для взрослых потребителей это название связано с определенным политическим персонажем. Но учитывая, что основной потребитель этой группы товаров – дети, товар выглядит максимально веселым и позитивным. Заявителю  кажется, что "Юлькины сосульки" очень задорное название, и "детям должно понравиться".

Поскольку я анализировала ТМ в ретроспективе времени, может показаться, что украинское патентное ведомство гораздо более лояльно относится к регистрации ТМ спорного характера, чем ведомство РФ. И это действительно так было, но было раньше. Если смотреть тенденции развития, то за последний год Укрпатент начал гораздо более жестко подходить к регистрации ТМ и то, что можно было зарегистрировать без проблем еще несколько лет назад, сегодня – зарегистрировать невозможно. Далеко не факт, что если бы торговые марки, о которых я рассказывала, сегодня были поданы на регистрацию в Украине – они получили бы правовую охрану. Поэтому относитесь более скурпулезно к выбору Вашего "будущего" бренда, особенно если Вы хотите работать не только в Украине, но и в других странах ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: ubr.ua